Otto Schmidt Verlag

BGH v. 25.3.2021 - I ZR 37/20

Inverkehrbringen i.S.v. § 24 Abs. 1 MarkenG durch eine Veräußerung der mit der Marke versehenen Ware an einen diese bereits besitzenden Dritten

Ein Inverkehrbringen i.S.v. § 24 Abs. 1 MarkenG durch eine Veräußerung der mit der Marke versehenen Ware an einen Dritten, der die Ware bereits in Besitz hat, kommt in Betracht, wenn die veräußerte Ware bei dem Dritten gesondert von der übrigen mit der Marke versehenen Ware gelagert und entsprechend markiert wird. Die spätere Veräußerung der mit der Marke versehenen Ware durch die Lizenznehmerin an den Dritten, nachdem dieser die Ware weiterveräußert hat, kann nachträglich zur Erschöpfung des Markenrechts führen, weil der Markeninhaber seine Zustimmung nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilen kann.

Der Sachverhalt:
Die Klägerin bietet Wolle und Garne samt Zubehör sowie Häkel- und Strickanleitungen an. Sie ist Inhaberin der Wortmarke "myboshi" (DE 302013001640) sowie der gleichlautenden Unionswortmarke (Nr. 011643591), angemeldet und eingetragen jeweils im Jahr 2013 u.a. für Waren der Klasse 23 "Garne und Fäden für textile Zwecke". Der Geschäftsführer der Klägerin ist seit 2010 Inhaber einer entsprechenden Wort-Bildmarke (DE 302010054741) und seit 2012 darüber hinaus einer Unions-Wort-Bild-Marke (Nr. 010893238), hinsichtlich deren er der Klägerin sämtliche Nutzungsrechte und das Recht zur Geltendmachung von Ansprüchen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung im Falle einer Rechtsverletzung eingeräumt hat.

Zwischen der Klägerin und der H. GbR bestand ein Lizenzvertrag, der das alleinige Recht der Herstellung und des Vertriebs von "myboshi"-Garnen durch die H als Lizenznehmerin vorsah. Eine Unterlizenzierung war nicht gestattet. Die Beklagte importiert als Logistikunternehmen Wolle und Garne, verkauft diese aber auch selbst an Großhändler, gewerbliche Abnehmer und Endkunden. Sie bezog "myboshi"-Garne über die H, die sie weiterverkaufte. Die H musste die Waren gegenüber der Klägerin verprovisionieren und in monatliche Provisionsabrechnungen einstellen.

Die Klägerin macht - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - gegen die Beklagte Ansprüche wegen Markenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Garnen an eine Kundin S (Veräußerungsvorgang "S") und ein Unternehmen der L-Gruppe (Veräußerungsvorgang "L") sowie über den Onlineshop der Beklagten (Veräußerungsvorgang "Onlineshop") geltend. Die Klägerin hat die Beklagte wegen des Veräußerungsvorgangs "S" mit Schreiben vom 9.11.2016 unter Fristsetzung bis zum 16.11.2016 gestützt auf die beiden Wortmarken "myboshi" erfolglos abgemahnt. Mit ihrer Klage begehrt sie u.a. Unterlassung, Auskunft und Feststellung einer Schadensersatzpflicht.

Das LG nahm in allen drei Veräußerungsvorgängen eine Verletzung der Wortmarken und hinsichtlich des Veräußerungsvorgangs "L. " außerdem eine Verletzung der deutschen Wort-Bild-Marke an und entschied durch Teilurteil. Es gab dem Unterlassungsantrag vollumfänglich statt, beschränkte den Schadensersatzfeststellungs- und den Auskunftsantrag auf die Wortmarke "myboshi" sowie den Auskunftsantrag außerdem auf gewerbliche Abnehmer, sprach die Abmahnkosten lediglich i.H.v. einer 1,3-fachen Gebühr und die Zinsen nur i.H.v. fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu. Im darüberhinausgehenden Umfang wies es die Klage ab.

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin erklärt, sie stütze die Ansprüche aufgrund der Veräußerungsvorgänge "S", "L" und "Onlineshop" jeweils kumulativ auf alle vier Marken, wobei aus den Unionsmarken nur ein auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland beschränkter Anspruch geltend gemacht werde. Auf die Revision der Beklagten hob der BGH das Berufungsurteil auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das OLG zurück.

Die Gründe:
Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Verurteilung wegen einer Verletzung der beiden Wortmarken "myboshi" im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorgängen "S" und "Onlineshop". Mit der vom OLG gegebenen Begründung kann der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zuerkannt werden. Damit hat auch die Verurteilung der Beklagten zur Erstattung von Abmahnkosten, die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunftserteilung keinen Bestand.

Die Beklagte hat das Zeichen "myboshi" beim Verkauf von Garnen an die Kundin S sowie über ihren Onlineshop im geschäftlichen Verkehr für Waren (Garne) benutzt, die mit den Waren identisch sind, für welche die beiden Wortmarken der Klägerin Schutz genießen (Garne und Fäden für textile Zwecke). Das von der Beklagten verwendete Zeichen ist mit den Wortmarken identisch und beeinträchtigt ihre Herkunftsfunktion. Diese Beurteilung nimmt die Revision hin. Sie lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen. Die Begründung des OLG, mit der es angenommen hat, für die Verwendung der mit den Wortmarken identischen Zeichen für identische Waren habe keine Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin vorgelegen, hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand.

Mit der vom OLG gegebenen Begründung kann auch keine Verletzung der vier streitgegenständlichen Marken aufgrund des Veräußerungsvorgangs "L" angenommen werden. Die mit der Marke versehenen Garne sind zwar nicht dadurch in Verkehr gebracht worden, dass die H der Beklagten die tatsächliche Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren übertragen hat. Eine "Auslieferung" der von der H erworbenen Garne an die Beklagte hat nach deren eigenem Vorbringen nicht stattgefunden, weil die Beklagte die Garne für die H importiert und gelagert hat.

Ein Inverkehrbringen durch eine Veräußerung der Garne durch die H an die Beklagte kommt unter diesen Umständen aber dann in Betracht, wenn die veräußerten Garne bei der Beklagten gesondert von den übrigen Garnen gelagert und entsprechend markiert worden sind. Eine solche Konkretisierung ist erforderlich, weil die Wirkungen der Erschöpfung auf die konkrete Ware beschränkt sind, für welche die Voraussetzungen der Erschöpfung vorliegen. Sie ist mit Blick auf die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs bei einer Veräußerung der mit der Marke gekennzeichneten Ware an einen bereits im Besitz der Ware befindlichen Dritten aber auch ausreichend. Im Streitfall ist diese Konkretisierung spätestens mit der Lieferung der von der H an die Beklagte veräußerten Garne durch die Beklagte an das Unternehmen der L-Gruppe erfolgt.

Nach dem vom OLG übergangenen Vortrag der Beklagten, die Lizenznehmerin habe ihr die Garne (nachträglich) verkauft, sind die Garne auch mit der für eine Erschöpfung erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden. Der spätere Verkauf der Garne durch die Lizenznehmerin H an die Beklagte führt nachträglich zur Erschöpfung des Markenrechts. Der Markeninhaber kann seine Zustimmung nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilen. Das entspricht der Rechtsprechung des BGH zum Urheberrecht.

Diese Rechtsprechung ist unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH auf das Markenrecht zu übertragen. Eine nach dem Inverkehrbringen erklärte (ausdrückliche) Zustimmung lässt den für die Erschöpfung maßgeblichen Willen zum Verzicht des Markeninhabers auf sein Recht mit Bestimmtheit erkennen. Dem steht nicht entgegen, dass eine nachträglich erklärte Zustimmung bereits entstandenen Ansprüchen des Markeninhabers die Grundlage entzieht. Wenn der Markeninhaber nachträglich auf diese Ansprüche verzichten könnte, spricht nichts dagegen, dass auch der Lizenznehmer, der die mit der Marke versehenen Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr bringen darf, diesen Verzicht erklären kann.



Verlag Dr. Otto Schmidt vom 01.06.2021 13:40
Quelle: BGH online

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