Otto Schmidt Verlag

BGH v. 24.9.2020 - I ZB 59/19

Kosten des Patentanwalts: EuGH-Vorlage zur Frage der Erstattungsfähigkeit einer zusätzlichen Patentanwaltsgebühr in markenrechtlichen Verfahren

Der BGH hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob eine zusätzliche Patentanwaltsgebühr in markenrechtlichem Gerichtsverfahren nur dann erstattungsfähig ist, wenn die Mitwirkung des Patentanwalts zur Rechtsverfolgung notwendig war.

Der Sachverhalt:
Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Unionsmarken auf Unterlassung in Anspruch genommen und markenrechtliche Folgeansprüche geltend gemacht. Der Rechtsstreit ist durch schriftlichen Vergleich beendet worden. Das LG hat der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt und den Streitwert auf 50.000 € festgesetzt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat in der Klageschrift die Mitwirkung einer Patentanwältin angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren anwaltlich versichert, dass die Patentanwältin an dem Verfahren tatsächlich mitgewirkt habe. Jeder bei Gericht eingereichte Schriftsatz sei mit der Patentanwältin abgestimmt worden. Die Patentanwältin habe auf diese Weise auch an den Vergleichsverhandlungen mitgewirkt.

Das LG hat daraufhin Patentanwaltskosten i.H.v. 5.000 € für die erstinstanzliche Rechtsverfolgung als erstattungsfähig anerkannt. Die gegen die Festsetzung der Patentanwaltskosten gerichtete sofortige Beschwerde der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Beklagte ihren Antrag weiter, den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben, soweit darin Patentanwaltskosten gegen sie festgesetzt worden sind.

Der BGH hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der RL 2004/48/EG dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war?

Die Gründe:
Der Erfolg der Rechtsbeschwerde hängt von der Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der RL 2004/48/EG ab.

Nach § 140 Abs. 3 MarkenG aF, dessen Wortlaut mit Wirkung vom 14. Januar 2019 inhaltsgleich in die Vorschrift des § 140 Abs. 4 MarkenG übernommen worden ist, sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Diese Vorschrift ist gem. § 125e Abs. 5 MarkenG auf Verfahren vor den Unionsmarkengerichten entsprechend anzuwenden. Patentanwaltskosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen.

Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des BGH und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF als erstattungsfähig angesehen. Danach sind die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF unabhängig davon zu erstatten, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt ggü. dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat.

Für die außergerichtliche Rechtsverfolgung, insbesondere die Mitwirkung des Patentanwalts an einer markenrechtlichen Abmahnung, hat der BGH demggü. ausgesprochen, dass eine analoge Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG aF nicht in Betracht kommt und die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts daher nur erstattungsfähig sind, wenn diese Mitwirkung erforderlich war.

Es bestehen inzwischen allerdings erhebliche unionsrechtliche Zweifel, ob § 140 Abs. 3 MarkenG aF mit den unionsrechtlichen Regelungen der Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der RL 2004/48/EG vereinbar ist.

Nach Art. 3 Abs. 1 der RL 2004/48/EG sehen die Mitgliedstaaten die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen. Nach Art. 14 der RL 2004/48/EG stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. Nach Erwägungsgrund 17 der RL 2004/48/EG sollen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der Sonderaspekte jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird.

Der EuGH hat entschieden, dass Art. 14 der RL 2004/48/EG dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht die vorsieht, dass die unterlegene Partei zur Tragung der Prozesskosten der obsiegenden Partei verurteilt wird, die dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Möglichkeit einräumt, spezifische Merkmale der Rechtssache, mit der es befasst ist, zu berücksichtigen, und die ein System von Pauschaltarifen im Bereich der Kostenerstattung für den Beistand eines Anwalts beinhaltet, sofern diese Tarife gewährleisten, dass die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten zumutbar sind, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der RL 2004/48/EG einer nationalen Regelung entgegensteht, die Pauschaltarife vorsieht, die aufgrund der darin enthaltenen zu niedrigen Höchstbeträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.

Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der RL 2004/48/EG dahin auszulegen ist, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsehen, entgegensteht, sofern diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen.

Nach Auffassung des Gerichtshofs ist ein solcher Zusammenhang nicht gegeben bei Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, die im Rahmen von Tätigkeiten anfallen, die u.a. darauf gerichtet sind, dass ein technischer Berater eine allgemeine Marktbeobachtung durchführt und etwaige Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums aufspürt, die Verletzern zuzurechnen wären, die in diesem Stadium unbekannt sind. Soweit die Dienstleistungen eines technischen Beraters unabhängig von ihrer Art unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen unter die "sonstigen Kosten", die gemäß Art. 14 der RL 2004/48/EG von der unterlegenen Partei zu tragen sind.

Vor diesem Hintergrund erscheint zweifelhaft, ob es mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der RL 2004/48/EG vereinbar ist, wenn § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG aF) die Erstattung von Kosten eines Patentanwalts vorsieht, ohne dass die Notwendigkeit der Einschaltung des Patentanwalts zu prüfen ist.

Unionsrechtliche Zweifel bestehen zum einen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, entgegen Art. 3 Abs. 1 der RL 2004/48/EG unnötig kostspielig sein könnte. Dies könnte etwa für einen Fall gelten, in dem die von der Patentanwältin vorgenommene Tätigkeit - etwa eine Markenrecherche - gleichermaßen von dem bereits beauftragten Rechtsanwalt hätte vorgenommen werden können, wenn es sich hierbei um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt. In einem solchen Fall hat der BGH die - nicht von § 140 Abs. 3 MarkenG erfasste - Erstattungsfähigkeit für vorgerichtliche Kosten der patentanwaltlichen Mitwirkung verneint, weil sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war.

Auch mit Blick darauf, dass die RL 2004/48/EG ein hohes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt gewährleisten soll, weshalb die darin vorgesehenen Verfahren und Rechtsbehelfe abschreckend sein müssen (vgl. Erwägungsgrund 10 und Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie), erscheint es gerechtfertigt, übermäßige Kosten von der Erstattung auszuschließen, die darauf zurückzuführen sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden.

Weitere Zweifel an der Übereinstimmung mit Unionsrecht bestehen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, nicht im Sinne von Art. 14 der RL 2004/48/EG angemessen sein könnte.

Der Erstattung solcher Kosten könnte weiter der nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG erforderliche unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehlen.

Die Übereinstimmung mit Unionsrecht ist auch deshalb zweifelhaft, weil Art. 14 der RL 2004/48/EG es erfordert, dass das mit der Kostenentscheidung befasste Gericht bei der Bestimmung der in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe den spezifischen Merkmalen des Falles gebührend Rechnung trägt. Die Erstattung von Patentanwaltskosten ohne Rücksicht darauf, ob die Einschaltung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war, trägt den spezifischen Merkmalen des jeweiligen Falles nicht hinreichend Rechnung.

Vor einer Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des EuGH einzuholen.


Verlag Dr. Otto Schmidt vom 26.10.2020 14:50
Quelle: BGH online

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