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Aktuell im IPRB

Die gesetzlich verordnete Erstattungsfähigkeit der Kosten der Mitwirkung von Patentanwälten in Kennzeichenstreitsachen nach dem MarkenG (Alber, IPRB 2020, 184)

Wie kaum eine andere Regelung des Kostenrechts sorgt die Vorschrift des § 140 Abs. 4 MarkenG n.F. (zuvor § 140 Abs. 3 MarkenG a.F.) schon seit Jahren für teils heftige Diskussionen in der Anwaltschaft und bei den Gerichten. Während die darin enthaltene unwiderlegliche Vermutung der Notwendigkeit der Mitwirkung von Patentanwälten in Kennzeichenstreitsachen seitens der Patentanwälte und Patentanwaltssozietäten aus nachvollziehbaren Gründen durchaus begrüßt werden dürfte, sieht sie sich gerade seitens der Rechtsanwaltschaft erheblicher Kritik ausgesetzt. Die Regelung verschafft zwar einerseits den Vertretern der Patentanwaltschaft einen besseren wirtschaftlichen Zugang zu den kennzeichenrechtlichen Gerichtsverfahren oberhalb der Amtsgerichte. Von ihren zahlreichen Kritikern wird sie andererseits – wohl auch nicht ganz zu Unrecht – als Einfallstor für die missbräuchliche Geltendmachung überhöhter Rechtsverfolgungskosten durch den Kostengläubiger angesehen. Regelmäßig werden auch verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese pauschale kostenrechtliche Privilegierung der Patentanwaltschaft erhoben. Die Rechtsprechung insbesondere des BGH hat sich aber trotz der immer lauter werdenden Kritik bisher noch nicht zu einer klaren inhaltlichen Stellungnahme hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit § 140 Abs. 4 MarkenG oder gar einer Normenkontrollvorlage zum BVerfG durchringen können, zuletzt unter Hinweis auf die fehlende Entscheidungserheblichkeit im dort streitigen Einzelfall (BGH, Beschl. v. 9.5.2019 – I ZB 83/18). Es finden sich jedoch vermehrt Anzeichen dafür, dass der BGH diese Zurückhaltung in nicht allzu ferner Zukunft aufgeben könnte. So ist aktuell unter dem Az. I ZB 12/20 eine (von der Vorinstanz ausdrücklich zugelassene) Rechtsbeschwerde beim BGH anhängig, in der die Frage nach der Vereinbarkeity von § 140 Abs. 4 MarkenG mit den Vorgaben des Grundgesetzes explizit auf der Tagesordnung stehen dürfte. Ob der BGH diese Gelegenheit zum Anlass nehmen wird, die Regelung im Wege der Normenkontrollverfahrens möglicherweise sogar einer Überprüfung durch das BVerfG zuzuführen, bleibt aber abzuwarten.

I. Grundlagen der Erstattungsfähigkeit patentanwaltlicher Tätigkeit in Kennzeichenstreitsachen

1. Parallelregelungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

2. Unwiderlegliche Vermutung der Notwendigkeit der Mitwirkung

3. Anwendungsbereich im Kennzeichenrecht

4. Glaubhaftmachung der Mitwirkung

II. Kritik – Unvereinbarkeit mit höherrangigem Recht

1. Verfassungsrechtliche Bedenken

a) Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG

b) Verletzung des Justizgewährungsanspruchs aus Art. 19 Abs. 4 GG

2. Europarechtliche Bedenken

III. Rechtsprechung zu verfassungsrechtlichen Bedenken

1. OLandgerichtliche Rechtsprechung

2. Rechtsprechung des BGH

3. Rechtsprechung des BPatG

IV. Fazit/Entwicklungsaussichten

I. Grundlagen der Erstattungsfähigkeit patentanwaltlicher Tätigkeit in Kennzeichenstreitsachen

Der Kern der Regelung des § 140 Abs. 4 MarkenG hat – in Form des damaligen § 32 Abs. 5 WZG in der Fassung vom 5.5.1936 – schon früh Eingang in die Regelungen des Kennzeichenrechts gefunden. In der Folge hat der Gesetzgeber die Regelung sowohl im Rahmen der Neufassungen des WZG als auch im Rahmen der Einführung des MarkenG im Jahr 1994 – mit weitgehend gleichem Inhalt – immer wieder übernommen.

1. Parallelregelungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

Die Konzeption des § 140 Abs. 4 MarkenG liegt aber ursprünglich in dem Bereich der technischen Schutzrechte begründet, wo sie dem offenkundigen Bedarf der Ergänzung der weitgehend nicht-technischen Expertise klassischer Rechtsanwälte durch die Erstattbarkeit patentanwaltlicher Expertise Rechnung tragen sollte. Folgerichtig existieren gerade in den Gesetzen über technische Schutzrechte entsprechende Parallelregelungen, so u.a. in...


Verlag Dr. Otto Schmidt vom 27.08.2020 10:26
Quelle: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln

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